专利侵权案件接案时需要重点考虑的7个问题

融冰连续推出了商标以及著作权案件接案时需要考虑的问题,今天谈谈专利侵权案件接案时需要重点考虑的7个问题

1、专利权的稳定性

如果代理原告,需要详细了解一下专利的研发过程,是自主研发,还是改进型研发,有无借鉴或使用现有技术(包括国外的)、如果是实用新型或外观设计专利的维权,还需要看看有无专利权评价报告,专利权评价报告的结论,案涉的专利有无经历过专利无效,专利无效的结论是什么,案涉专利申请日之前有无提交过类似专利申请,案涉专利的申请日、公开日,以及年费的缴纳情况。

代理被告除了上述问题需要考虑外,还要考虑一下案涉产品名称的其他叫法,产品所涉及的行业在哪个地区哪个国家最好(以便确定后期无效的检索思路和检索的关键词)。

除此之外,还要了解一下案涉专利是否有两个及以上的专利权人,如果系多个专利权人,则某一个专利权人单独维权时需要获得其他专利权的授权。

2、专利权的保护范围

如果涉及发明或实用新型专利,则需要了解一下权利要求书的保护范围,如果技术特征较多,则保护范围较小,反之,则保护范围大,保护范围越小越难被无效,反之则容易被无效。

外观设计专利则需要考虑哪些是设计要点,以及被控侵权产品的通常使用外观。

3、案涉产品的取证

除了外观设计产品可以通过网页展示可以看到外观在一些情况下不需要取得实物,涉及发明或实用新型专利被控的被控产品往往需要取得产品的实物才能说明被控侵权产品的结构,因此对于大型的设备以及方法类发明专利的维权就要考虑前期的取证方式,比如申请进行诉前证据保存等。

4、被控设计或技术是否落入专利权的保护范围

目前实用新型或发明的侵权判定原则主要有全面覆盖原则、等同原则以及禁止反悔原则等,而外观设计则要考虑一般消费者的观察角度,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

针对发明或实用新型进行侵权比对时,可以采用对比表格,对技术特征逐个进行比对。

5、是否要进行专利无效

代理专利侵权纠纷被告时,通常会考虑通过无效来进行抗辩,如果进行无效,建议无效工作和诉讼工作由同一家律师事务所进行,不建议分开不同的机构。同时要考虑无效对于诉讼进程的影响,无效工作建议在一审开庭前进行,如果要针对没有专利权评价报告的实用新型或者外观设计进行无效并请求法院中止诉讼,则需要在答辩期内提起无效,同时拿到受理材料。为了尽快拿到受理材料,可以采用电子提交。

6、被控侵权产品的获利或专利产品因侵权遭受的损失

跟商标以及著作权不同的是,专利保护的是产品和方法本身,如果被控侵权产品落入专利权的保护范围,原则上被控侵权产品的利润就是专利的利润,而在商标和著作权的案件中,则需要考虑商标以及作品本身对于利润率的贡献。

考虑被控侵权产品的获利或专利产品因侵权遭受的损失主要是为了确定赔偿额的计算方法和依据。

7、是否具有抗辩事由

专利侵权诉讼中,被告常用的抗辩理由主要包括现有技术/设计抗辩、不侵权抗辩、合法来源抗辩、非商业用途等,其中合法来源抗辩需要考虑的点可以参照之前的文章XX,现有技术/设计抗辩的点主要在于要证明被控侵权产品与现有技术/设计相同或者无实质性差异,笔者见过有人以被控侵权产品系两个或两个以上现有技术/设计组合来进行抗辩,这种是不可取的。

确认不侵犯专利权之诉文献综述

一、确认不侵犯专利权之诉的由来

 2000年9月,南京市中级人民法院受理了国内确认不侵权之诉第一案:苏州龙宝生物工程实业有限公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案。南京中院就案件的受理及案由确定问题,逐级上报请示。2001年,江苏省高级人民法院就该案向最高人民法院提出请示报告,2001年最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业有限公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案件作出批复[1],由此确定了该类案件的案由,开启了确认不侵犯知识产权之诉的先河。

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未尽审核义务,展会主办方构成帮助侵权

【裁判要旨】

关键词:民事、侵害实用新型专利权、主办方、监管义务、帮助侵权

相关法条:《专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条,《侵权责任法》第九条第一款、第十五条第一款第(六)项

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无效宣告法律依据新旧专利法对比

本文所称的新专利法是指根据2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第三次修正,2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》,本文所称的旧专利法是根据2000年8月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第二次修正,2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》。

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外观设计专利侵权诉讼适用禁止反悔原则之探讨

专利名称:饮水机(一)

专利号:ZL00345196.8

授权日期:2001-08-15

专利权人:宁波凯森电器实业有限公司

【案例要点】

   外观设计专利侵权案件中鲜有适用禁止反悔的情形,本案例是为数不多的在外观设计专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的案例。

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路灯外观设计侵权案件前期取证技巧

对于路灯外观设计侵权案件,前期取证大致有公证固定证据和律师自行取证两种,由于公证取证成本大,所以律师自行取证往往更适合大批量的维权。在律师前期取证中,比较重要的是将被控侵权路灯外观设计通过拍照的方式固定下来,但在实际的操作中需要注意的细节会更多。

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《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二次修订六大亮点

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《若干规定》)作为专利侵权诉讼最重要的司法解释之一于2001年7月1日正式施行后经历了两次修订,第一次修订2013年2月25日,第二次修订于2015年1月19日,2013年的修订不是很大,第二条规定增加一款:“最高人民法院根据实际情况,可以指定基层人民法院管辖第一审专利纠纷案件。”而第二次修改则有很多亮点。

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专利侵权纠纷案件一般不适用赔礼道歉

【裁判要旨】作为民事责任形式的“赔礼道歉、消除影响”其适用有其特定的要求,一般应当适用于涉及侵犯他人名誉权、商誉权的场合。专利权是一种财产权,侵犯专利权一般不涉及上述权利问题。

【相关案例】(2005)民三提字第1号再审判决书:仁达Vs新益

【出处】蒋志培:《在全国法院专利审判工作座谈会上的总结讲话》(2003年10月29日),载最高人民法院民事审判第三庭编:《知识产权审判指导与参考》第7卷,法律出版社2004年版,第24页

本裁判要旨由王晶律师摘录如下书籍:

刘德权. 最高人民法院司法观点集成[M]. 人民法院出版社, 2009.第1739页