抵触申请能否作为现有技术抗辩中的现有技术

北京市第一中级人民知识产权庭编著的《侵犯专利权抗辩事由》认为不能援引抵触申请进行现有技术抗辩 [1] ，我认为这个观点过于绝对，有待商议。

所谓抵触申请，其法条依据来源于《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款关于新颖性的规定“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”，其中第二款分号后面即是对抵触申请的规定。通常我们把这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。

而现有技术抗辩来源于《专利法》第六十二条，其规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或现有设计的，不构成侵权专利权。”

对于为什么不能援引抵触申请进行现有技术抗辩，笔者对北京一中院的法官给出的答案总结是：1、现有技术抗辩并不是审查专利的新颖性，而抵触申请是评价专利的新颖性，两者法理基础不同；2、现有技术不包括抵触申请。

上述理由看起来无懈可击，但如果假设有这么一个案例，不知道还能不能适用？

假设的案例：甲起诉乙专利侵权，涉案专利A申请日为2012年1月1日，授权日为2013年8月1日，乙主张现有技术抗辩，但是该技术源于丙的专利B，专利B申请日为2011年12月1日，专利B公开日为2012年8月1日，且丙在2011年12月1日就将该专利授权给甲使用，假设专利A和专利B完全相同，那么乙的现有技术抗辩能成立吗？

专利B申请在前，公开在后，专利B 构成了专利A的抵触申请，如果根据北京市一中院法官的观点，抵触申请不属于现有技术抗辩中的现有技术，因此乙的现有技术抗辩不能适用。

但是这么一来，显然很不公平，在本案中乙确实明明专利A申请日之前就使用了专利B，但结论却是侵权。让我们回过头来再看上述结论的法律逻辑，最重要的就是现有技术不包括抵触申请这个推论前提，正是基于这个条件我们才得出了上述结论，那么是这个条件错了吗？
笔者认为，确实是这个条件错了。归根结底是因为在判断新颖性时所用的“现有技术”和“现有技术抗辩”的“现有技术并不是一个概念。

当我们回到相关制度设置的本质时，我们发现评价新颖性的关键在于有无公开，而在现有技术抗辩则更多关注抗辩方有无合理使用的基础，如果一个技术被公开了当然是有合理使用的基础，但是如果一个技术没有被公开，但是有合理合法的授权，那么基于该授权，其使用自然也具有合理性，在刚才的那个假设案例中，就存在这样的情况。因此我国专利法对于现有技术抗辩中的现有技术概念应当进行修正，对于部分抵触申请，如果抗辩方有使用该抵触申请的合理合法性，应当认为是现有技术并进而认定为现有技术抗辩成立。

[1] 北京市第一中级人民法院知识产权庭. 侵犯专利权抗辩事由[M]. 北京: 知识产权出版社, 2011，38

王晶律师

2015年12月15日

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