论职务发明创造的相关性判断问题

 

论职务发明创造的相关性判断问题

 

——基于希日博司塔公司诉国新公司、第三人金允基专利权属纠纷案的研究

引言：案例与问题的提出

 

一、     职务发明创造相关性问题之判断标准的界定

 

1.  现行法规定

 

2.  域外法比较

 

3.  本文的观点

 

二、     职务发明创造相关性问题之关联程度的明确

 

1.  职务发明创造制度设立的初衷

 

2.  在确定关联程度时需要考虑的因素

 

三、     结论

引言：案例与问题的提出

 

韩国人金允基自2010年年4月1日起任职于原告天津希日博司塔有限公司（以下简称希日博司塔公司），同年7月6日双方正式签订劳动合同，约定由金允基担任希日博司塔公司总经理一职，工作职责：产品和生产设备的技术改进和研发，负责技术管理和经营管理，合同期限自2010年7月6日起至2013年7月5日止。期间，希日博司塔公司向天津市人力资源和社会保障局申请办理了金允基的外国人就业证，有效期从2010年7月16日起至2011年7月15日。

 

 2011年8月16日，希日博司塔公司成立未来研究所，由金允基担任研究所所长。金允基在给希日博司塔公司的第一次研究开发方向报告中提出五个研发方向:1A.冰箱零件把手无焊接加工的工艺开发，2A.铝管材无需拉拔的可塑性加工工艺开发，3A.延长管钢材0.55t高弹性材料开发，4A.延长管密封圈构造改善生产成本节约，5A.延长管手柄:(handle)结构改善、(专利)生产工艺削减，并在附件中明确了各研发方向具体的问题和方向。

 

2011年9月14日，金允基在给希日博司塔公司董事长河宗穆的电子邮件中称，“对要给我发放10月、11月慰劳工资表示感谢……从今以后想通过本人所拥有的技术来开展自己的事业……”，邮件中还对无拉伸专用机设计、电算关联、三星HANDEL加工方法等一事宜予以了交待。

 

金允基于2011年10月进入被告江苏国新金属制品有限公司（以下简称国新公司）工作。2012年2月27日，国新公司以金允基、何冰、成鹤为发明人，向国家知识产权局申请名称为“真空吸尘器伸缩型延长管”的实用新型专利，该专利于2012年11月21日经授权公告，专利号为第ZL201220066220.0号，专利证书另载明了优先权数据:10-2011-0113452 2011. 11. 02 KR。

 

据此，希日博司塔公司向苏州市中级人民法院提起诉讼，主张名称为“真空吸尘器伸缩型延长管”的实用新型专利为职务发明创造。

 

苏州市中级人民法院经过审理后认为，因涉案专利申请系金允基从希日博司塔公司离职后1年内提出且不存在利用希日博司塔公司物质技术的条件，故希日博司塔公司应就该主张举证证明涉案专利与金允基在公司承担的本职工作或与公司分配给金允基的工作任务密切相关。

 

苏州市中级人民法院同时还认为职务发明系对劳动雇佣关系下发明人与单位之间权益的调整与分配，判断离职后的发明权属，应当查看该发明与原职是否具有高度相关性，即原本职工作或分配的任务是否直接涵盖或直接指向相关发明内容。本案中，虽然金允基在希日博司塔公司任职期间作为总经理需统筹负责包括技术创新和改进工作在内的各项管理事务，但希日博司塔公司未能举证证明金允基作为总经理直接从事或参与了涉案专利技术方案的创造设计；其后金允基又任职希日博司塔公司未来研究所所长，但其任职仅一个月余即离开希日博司塔公司且期间金允基仅就研究方向提出了个人意见，亦无任何证据表明其直接从事或参与了涉案专利技术方案的创造设计，故仅因其履行总经理及研究所所长职能就认定涉案专利系职务发明的主张无事实和法律依据。

 

本案的核心问题是：对于《专利法实施细则》第十二条第一款第三项中“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”中“有关的”如何理解？这种理解既涉及到对职务发明制度本身的理解，又涉及到对这种貌似含糊不清立法技术的理解，更涉及到法条中具体法律术语的理解，因此，需要依次回答下列问题：职务发明制度设置的初衷是什么？《专利法实施细则》第十二条第一款第三项立法目的是什么？可否对其定义和探讨？外国的专利法律又是如何在立法层面进行这种操作的？在回答上述问题的前提下，我国《专利法实施细则》第十二条第一款第三项中“本职工作”和“有关的”如何理解？再回归中本案的判决说理中来，看看其是否存在问题？

 

一、     职务发明创造相关性问题之判断标准的界定

 

1.  现行法规定

 

现行《专利法》第六条规定：

 

“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

 

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

 

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”

 

现行《专利法实施细则》第十二条规定：

 

“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：

 

（一）在本职工作中作出的发明创造；

 

（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

 

（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

 

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”

 

上述两个法律条文构成我国职务发明创造制度的核心：职务发明创造的界定和归属。

 

就本案而言，金允基在离职后一年内作出的发明创造是否属于职务发明创造，尤其涉及到对《专利法实施细则》第十二条第一款第三项的理解，也即“金允基在离职后一年内作出的发明创造是否与其原先的本职工作有关”。如果法律规定明白具体，按照法律规定加以处理就可以得出适当的判决结果，但是，我们发现尽管《专利法实施细则》第十二条第一款第三项从字面上看已经足够明了，但还是存在问题，问题一，对于什么是本职工作没有说明，问题二，如何去判断有关的，正是由于这两个问题的存在，我们会发现在适用这两个条文进行裁判时，会没有统一的标准。为了下述行文的方便，这两个问题我们暂且归纳为：职务发明创造相关性的判断问题。

 

相关即有关，即两者存在某种联系。因此，说两个事物是否相关或有关，一定要有个对比或者判断的过程，这个过程就是在两个事物之间找出某种联系，这种联系可能是紧密的也有可能是不那么紧密，或者两者之间就没有联系。因此，从更高的一个层面上而言，相关性的判断涉及到判断标准和判断方法的问题，特别是在由此及彼的演变中是否存在某种联系，如果对此事物的界定清晰明了，那么彼事物是否和此事物有关也会很容易的进行判断，这里，此事物即判断的标准，两者之间是否有关即判断方法的问题。

 

在职务发明创造相关性的判断问题上，“本职工作”即是上文所说的判断标准问题，这个问题不解决好，下面的判断方法也就没有适用的前提。通过阅读整个专利法条文，我们并没有发现专利法对于“本职工作”作出特别的解释，如果“本职工作”规定的具体明确，大家看法一致，那么就算专利法不作出特别的解释，在职务发明创造相关性的判断问题上，也不会有什么难度，然而，偏偏大家的看法很难保持一致。因此，本文将首先借助法律解释中平义解释的方法对“本职工作”进行解释，若无法得出满意的答案，再采用目的解释的方法，评述我国学者对于“本职工作”的理解，同时研究国外关于该问题的立法现状，以其得出比较有说服力的答案。

 

对于本职工作的理解，归根结底在“本职”二字，本职在汉语里经常在两个以上使用，一个意思是原职，《宋书·顾琛传》：“凡尚书官，大罪则免，小罪则遣出。遣出者百日无代人，听还本职。”，一个意思是自己所任的职务，从这里可以看出，对于本职工作的理解，重点是对本职的理解，而对于本职的理解，又落脚到对于自己所任职务的理解，因此，单单从文义解释的角度就会陷入到一种解释的死循环中去，因此我们退而求其次，采用目的解释的方法。

 

哈特在《法律的概念》一书提到法律文本具有“空缺结构”问题，他指出：每一个字、每一个词语和命题都在其核心范围内具有明确无疑的意思，但随着由核心向边缘的扩展，语言会变得越来越不确定。[1]目的解释则能在一定程度上弥补法律语言自身的缺陷。

 

在具体运用目的解释时，应当考察《专利法实施细则》第十二条第一款第三项设立的初衷，本条文在1985年《专利法实施细则》规定于第十条第三项，其为：

 

退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。

 

由此可见从专利法建立之初就有了职务发明制度，同时也有了“本职工作”这一说法，如果考察那个时候中国专利局曾经派人去德国专利局学习[2]，以及德国专利法就职务发明创造的界定上也采取了“本职工作”这一说法[3]，我们不难发现我国专利法职务发明创造制度其实是受到了德国的影响，但是不同的时，我国的那时的经济条件根本没有办法和德国相比，还处于计划经济的时代，这种法律移植必然导致了一定程度上的水土不服，无法直接把德国专利法对于本职工作的界定应用到我国实际。

 

随后1992年《专利法实施细则》进行了修改，在分配的任务之前加了“原单位”作为限定，使得该条文的意思进一步明确，其为：

 

退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

 

2001《专利法实施细则》对该款项并没有修改，但是将“本单位”扩张到“临时工作单位”，但是调整为《专利法实施细则》第十一条第三项，其为：

 

退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

 

2008年《专利法实施细则》则将“退职”删除，将“调动工作”改为“调离原单位后”，同时增加“劳动、人事关系终止后一年”，调整为现行《专利法实施细则》第十二条第三项：

 

退休、调离原单位后或者人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

 

这种立法上的数次修改[4]，都没有触动本职工作的修改，只是扩大了单位的范围。这种范围上的扩大导致职务发明创造制度的适用范围越来越广。而相应地我们也不能从立法资料中查找出有关官方对于“本职工作”的界定。

 

在2002年到2008年期间，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称技术合同纠纷司法解释）也出过类似规定，其第二条规定：

 

“合同法第三百二十六条第二款[5]所称“执行法人或者其他组织的工作任务”，包括：

 

（一）履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务；

 

（二）离职后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的技术开发工作，但法律、行政法规另有规定的除外。”

 

法人或者其他组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的，人民法院应当依约定确认。

 

与《专利法实施细则》不同，技术合同纠纷司法解释并没有使用本职工作一词，而是使用了实践中更容易操作的岗位职责一词，虽然该法律解释也能适用于专利法，但前提条件时发明人必须与单位订有相关技术合同，这就导致了该司法解释不能代替《专利法实施细则》第十二条第一款第三项的规定，最高人民法院民三庭的法官在对该条进行阐释时，认为“所谓岗位职责，是指根据法人或其他组织的规定，职工所在岗位的工作任务和责任范围，并非指本单位内的各种岗位。……有关的技术开发工作，应当理解为，与职工在职时所具体从事的科学研究项目或技术开发课题直接相关或者是其合理的延续，不能简单地以技术领域是否相同或相近来认定是否有关。” [6]

 

显然在运用目的解释时，我们并不能得出具有可行性的答案，本职工作的具体内涵依旧是有待确定，而现有的文献资料对于本职工作的理解从本职工作的认定范围上来讲，大致分为扩张派和限缩派。

 

扩张派体现在在现行法律框架类，对职务发明创造的认定从宽从松，而限缩派则持更为谨慎的观点，主张对职务发明创造的认定从严从紧。这两派在定义本职工作时最明显的区别是前者往往采用“岗位职责”或近似词语来进行本职工作的定义，而后者则往往用“技术研发”或近似词语来进行本职工作的定义，因为岗位职责本身就包括了技术研究这种具体的工作，因此用它来定义本职工作时其范围相对扩大是很明显的。但值得注意的是，即便有些人用“岗位职责”或近似词语来定义本职工作，但仍属于限缩派。而从现有学者对于“本职工作”的理解来看，限缩派占了明显的上风。甚至有人认为中国的职务发明范围太宽，因而建议把“职工退职、退休、调动工作以后作出的发明从职务发明制度中排除。”[7]

 

    限缩派中有人认为“发明创造只能产生于研究、设计和开发的工作，其他发明创造只能产生于研究、设计和开发等工作，其他诸如管理、销售等非研发工作自然不能产生发明创造。”[8]与这个观点想呼应的是，实践中的某些判决也认为“本职工作专指研究、设计和开发的工作”。[9]

 

限缩派中还有人认为“本职工作释义为发明人履行岗位职能的直接行为更为适当。”[10]程永顺法官也认为“本职工作就是发明人或设计人的职务范围，即具体的工作职责的范围。”[11]

 

而在为数不多的扩张派中，有人认为本职工作“应理解为工作人员所从事的岗位职责、工作的目标和工作职责”[12]；在论及企业高级管理人员的本职工作时，有人认为：“作为企业高级管理人员，虽然其工作职责主要为企业管理等行政领导工作，但是其在公司的领导地位决定了其可能会了解和参与企业的各种研发、生产活动，如果仅根据其确定的工作职责认定其作出的发明创造为非职务发明创造，而不根据具体情况进行认定，显然对企业是不公平的。”[13]

 

在上述观点中，认为本职工作仅仅是“技术研发”的观点是不可取的，首先，我国专利法并没有规定本职工作仅仅是技术研发，而且该定义虽然不是很明确，但是从立法技术的角度讲，并不存在歧义以致会出现法律漏洞，这种限缩性解释有违法律规定；其次，把本职工作仅仅认定为“技术研发”工作也有违事实，能够产生发明创造的不仅仅是技术研发的工作，一个具有创造性的人才在任何岗位都有可能作出发明创造。

 

而仅仅把本职工作限定为“岗位职责”的观点也同样不可取，虽然该观点在实践中更容易把握，但是前文已经述及本职工作不仅仅包括岗位职责，还应当包括岗位职责以外的工作，在很多企业里，一个人身兼数职的现象比比皆是，对于这些人而言可能会有一个主要的岗位职责，但可能他还会负责其他一些琐碎的工作，这些工作的价值并没有从劳动合同或者工资或者其他方面体现出来，但是基于这些工作也是由他负责，也应当认为是本职工作的一部分。从这个方面来讲，本文更赞同扩张派的观点，对于本职工作的认定应当从宽从松，具体来说，劳动合同里约定的工作职责当然属于本职工作，另外本人在实际工作中经手负责的事项也应当认定为本职工作，因此在具体案例中，要认定一个人的本职工作不仅需要考察劳动合同，还需要考察这个人在企业里所担任的职位，应当认为一个人的职位越高，其能够认定为本职工作的事项也就越多。同时我们也应该注意，如果劳动合同里约定的岗位与本人实际的工作内容不符，应当以本人实际的工作内容为准，但是本人要负举证责任。

 

2.  域外法比较

 

国外专利法律制度远比我国历史悠久，虽然在某些国家不称之为职务发明，但是会对应的成为“雇员发明”“任务发明”“服务发明”等，其本意和我国的职务发明的含义一样，但在职务发明的界定上与我国职务发明存在种种不同。

 

法国1978年在法律修订摈弃了“职务发明”一词而采取“任务发明”^[14]，其知识产权法典L.611-7的第一项规定：雇员在执行包含有与其实际职责相应的发明性任务的工作合同时或者在执行明确委派给他的研究开放任务的过程中所完成的发明归属于雇主。

 

可以看出，法国并没有采用“本职工作”或者相应的词语，而是采用了“与其实际职责相应的发明性任务的工作合同”，法国将职务发明仅仅限定于发明性任务，同时认定时以实际职责相应，而且必须要有合同，因此在实践中更加具有可操作性。

 

英国的雇员发明规定于《2004年英国专利法》的第39条，其具体规定为：是指:“（a）雇员在执行他的任务中做出的发明，包括该项发明是该雇员正常工作的过程中或在他正常工作之外，但是特别分派给他的工作过程中做出的；（b）此项发明是在该雇员的正常工作过程中做出的，并做出此项发明之时，由于他的工作性质而产生的特殊职责，他对促进其雇主事业的利益负有特别的义务。英国专利法在规定雇员发明人可获得专利法规定标准的工资以外的额外报酬同时明确规定职务发明专利权由雇主所有。”[15]

 

英国在规定雇员发明时，除了特别分配给雇员的任务外，用了“正常工作”和“特殊职责”作为职务发明的两种形式，用范围上来讲，英国能够认定为职务发明的范围明显比法国要宽，但是正常工作和特殊职责在实践中远没有法国的职务发明好掌握，但英国是传统的判例法国家，因此具体的操作可以在实践中不断完善。

 

日本关于职务发明的规定集中体现在《日本专利法》[16]的第35条，而对于职务发明的界定和归属上，则体现在第35条第（1）项和第（2）项，第（1）规定[17]：

 

雇佣人、法人、国家或者地方公共团体（以下简称“雇佣人”）在从业人员、法人的工作人员、国家公务员或者地方公务员（以下简称“从业者等”）在性质上属于该雇佣人等的业务范围、且其做出发明的行为系属于从业者等现在或过去的职责的发明（以下简称“职务发明”）获得专利时，或者已承继获得专利的权利者就职务发明已获得专利时，对于该专利权拥有普通实施权。

 

第35条第（2）项规定：

 

关于从业者等的发明，除该发明是职务发明的情况外，预先规定雇佣人等享有获得专利的权利或者雇佣人等继承专利权、或者为雇佣人等设定独占实施权的契约、工作规则及其他所定条款无效。

 

在职务发明的界定上，日本虽然没有使用本职工作，但是使用了职责一词，已经跟我国专利法的规定颇为接近，但是日本专利法又同时规定该发明还必须属于雇佣人的业务范围，因此在范围上，日本职务发明的范围显然比我国的职务发明创造的范围小，但实际上“职员的发明属于公司”在日本已经成为一种理念、成规[18]，而在日本，职务发明已经占到了所有发明的97%，这一比例远远高于我国。

 

德国的职务发明制度规定了1957年7月25日颁布的《德国雇员发明法》，根据《德国雇员发明法》第4条，职务发明是指：

 

来自于雇员在企业或行政管理中承担的任务，或主要基于企业或行政管理中的经验或工作而完成的发明。

 

雇员承担的工作包括其本职工作以及本职工作之外特别委托的任务；主要基于企业或行政管理中的经验或工作，包括如基于先前所作实验及实验报告或顾客的反馈意见等。[19]

 

            德国的职务发明制度跟我国职务发明创造制度的规定比较相似，也用本职工作来定义职务发明创造，但是没有我国《专利法实施细则》第十二条第一款第三项“离职后一年”内的规定，因此德国的职务发明的认定上更具有可行性。

 

美国的判例法将雇员发明分为三类[20]，一是雇员有义务转让给雇主的发明，主要是指雇员在受雇本身即为发明创造的工作中作出的发明，二是产生店主权的发明创造，这种雇员发明主要是指与雇员的职务或者雇主的业务相关联的发明，使用了雇主的设备等资源的雇员发明，第三类是上述两类以外的雇员发明，也称为自由发明。

 

从上述国外的规定来看，对于国外职务发明的界定上我们可以总结出如下规律：

 

1.国外职务发明制度落脚点在于雇佣关系，因此雇佣关系往往是职务发明创造界定的前提，如没有雇佣关系，自然也不存在职务发明创造的可能，上述的法国、英国、日本、德国、美国均是如此，正在因为如此，因此上述各国对于职务发明制度中雇佣关系的判断已经积累了大量的理论，比如日本在判断职务发明中雇佣关系时就有“以实际的薪金支付者为判断基准的学说”、“以雇主有无实质上的指挥监督关系为判断基准”、“以提供重点物质者的学说”这三种学说[21]。

 

在雇佣关系的前提下，各国的规定又有所区别，主要区别在于是否考虑该雇员受雇的本身是否即为发明创造之目的，比如法国和美国在界定职务发明创造时一般会考虑到该发明是否是劳动合同里所规定的发明性任务，而日本、英国和德国则不考虑。

 

2.国外职务发明的界定往往清晰具体，在实务中比较好掌握。日本、德国、英国这三国的规定比较相似，都强调在本职工作中作出的，但这里的本职工作在各国的表述又不尽相同，德国是直接采用“本职工作一词”，英国是“正常工作”或“因工作性质产生的特殊职责”，日本则在“工作职责”上以“单位业务范围作了限制，从范围上讲这三国中英国的范围是最宽的，日本的范围是最窄的，但不管其范围如何，在判断上还是要以雇佣关系为前提，因此劳动合同也就成了判断一项发明是否是职务发明的关键，这种判断其实以双方在劳动合同中的约定为准，因此具有可操作性。另外这三国的专利制度历史都比较悠久，相对于我国来说，已经形成大量的案例和学说，在实践中职务发明的界定和归属上往往不是问题，其发明人和单位之间更多的是因为补偿问题引起的纠纷。

 

3.本文观点

 

从前文的梳理来看，我国专利法上所谓的本职工作，首先在立法上就没有进行明确，其次在学理中也存在争议，也与世界上发达国家的表述有所区别。

 

对于本职工作的界定，在我国现有的法律框架内，应当落脚于雇佣关系的本质上。如果劳动合同上已经明确了工作职责，那么该工作职责必然属于本职工作，如果本人进行否认，必须提供相反的证据予以证明。

 

在此基础上，应当考虑到本人所实际进行的工作，这种工作跟一个人在企业里所实际担任的职务有关，应当认为其所担任的职务越高，本职工作的范围也就越广，这种本职工作不仅包括该岗位的职责，还必须考虑到因岗位性质所产生的特殊职责，比如一个锅炉工，其本身的工作除了维护锅炉的正常运转之外，还有排除潜在危险的职责，但是对于与合同不相符合的本职工作的证明，应当按照“谁主张、谁举证”的原则进行。

 

在劳动合同没有约定或者没有签订劳动合同的情况下，本职工作的应当根据本领域普通技术人员的标准进行判断，这里的本领域普通技术人员应当是一个熟悉该行业各个岗位具体工作的人，同时结合双方的举证证明，总的来说应当遵循实事求是、客观真实的原则来认定本职工作。

 

而从长久计，自然是希望我国对于“本职工作”以法律解释的形式进一步完善才是解决问题的根源。

 

二、职务发明创造相关性问题之关联程度的明确

 

1.职务发明制度设立的初衷

 

在明确了本职工作之后，下一步即是职务发明创造相关性问题之关联程度的明确，简单来说，就是如何判断一项发明创造与本职工作有关，进而确定是否属于职务发明创造。

 

这里有一个更为迫切的问题需要解决，那就是发明创造的什么和本职工作有关？这就涉及到对发明创造这个词本身的理解。首先，可以明确的是这里的发明创造应当包括专利法所说的发明专利、实用新型专利和外观设计专利，其次，发明创造可以从很多方面进行定位，那么《专利实施细则》第十二条第一款第三项里是指的发明创造的哪一方面呢，可能以“发明创造所需要的工作”来进行概括更重要一些，因为发明创造归根结底还是一种智力活动，智力活动的外在表现无非体现在发明创造所需要的工作之中，如果一项发明创造所需要的工作本身能够被本职工作所涵盖，那么当然属于职务发明创造，但实务中较为棘手的是，一项发明创造所需要的工作和本职工作之间可能只存在某种程度的交集，那么这种关联程度如何进行判断呢？这才是我们真正要解决的问题。要解决这个问题，既要考虑职务发明创造制度的本质，也要考虑到我国的专利法实施的现实，更要考虑具体案件的不同情形。

 

当我们考虑到智力劳动的本质，其应当具备两个条件，物质投资和智力投资[22]，尤其当雇员在工作中作出某项发明时，单位对这项发明的有形与无形投入是必须要考虑的。基于这种考虑，职务发明制度的本质即在于将发明创造的成果在单位和发明人进行很好的利益分配。一般而言，在确定了一方发明创造成果的归属之后，会对另一方予以经济补偿，从而达到某种利益平衡。从经济学的角度分析，在运用知识产品创造收益的过程中，专利法在职务发明制度上的设计有利于降低成本从而获得更大收益，专利法关于职务发明的规定隐含了最初把权利分配给能创造更大受益者的经济理性。[23]

 

而从国外的专利法来说，在确定职务发明专利权的归属上，总会遵循一个总的原则，即职务发明专利权要么天然归属于发明人，要么天然归属于雇主，前者的立法例有美国、日本等国家，后者有法国为证。而从我国专利法规定来看，职务发明创造的归属是“天然属于企业的”，这种立法思想对于我们在职务发明创造相关性问题的判断上也起着很重要的指导作用。

 

但我们必须也要注意到另外一个现实，国外的专利法虽然有的在职务发明创造的归属采取的是“天然属于发明人”，但是一般还会规定职务发明有条件或无条件地转移给雇主，与此相应的，国外立法往往将专利权细分为具体的权能，比如一般都规定对于职务发明创造雇主享有普通的实施权（比如日本、美国），因此这种规定其实还是有利于企业的。同时国外对于发明人的补偿往往比较多，因此很多发明人也乐意将自己的发明认定为职务发明，而我国专利法目前对于职务发明创造补偿的规定无论是数额、还是具体的补偿程序都不足以吸引发明人主动地要求将自己的发明创造认定为职务发明创造，特别是没有相应的程序法的保障，所造成的问题就是很多人在职期间不愿意申请自己的发明而等到离职之后才进行申请，因此才出现了《专利法实施细则》第十二条第一项第三款的规定，这从另外一个方面说明该规定并不能从本质上解决问题，其采用了“堵”而不是“疏”的措施，当然，这些问题期待于专利法以后的自我完善与更新，不是本文所讨论的问题。

 

而我国专利法职务发明制度的运作实际情况也不容乐观，根据国家知识产权局的统计信息，以2012年为例，在我国申请的职务发明比例仅占全部申请的80%，而同时期来自国外的申请职务发明的比例占到了97.6%。[24]

 

根据前面所述，应当对职务发明的认定加大力度，而源于现实的阻力是目前地方各地法院对于职务发明的认定几乎都是一边倒地偏向了发明人，这种偏向一方面是法院可能更偏向于相对弱势的发明人，而另一方面则是在认定职务发明创造相关性时，采取了比较苛刻的认定方法，主要体现在要求发明创造要具有较高程度的相关性。有的法院认为，在认定直接相关性时，应满足两个条件：一个是发明人所从事的本职工作或本职工作以外的任务即是对某种技术进行研究、开发；另一个则是在单位明确分配给发明人的本职工作或其他工作任务中所形成的技术成果与有争议的发明（即发明人随后作出的发明创造）之间有直接关联性，即形成的技术成果已经基本包含争议的发明的主要技术内容，或者这些技术成果是完成有争议的职务发明所必要的技术基础。[25]这种一刀切的做法没有考虑到发明创造自身的特点，也没有考虑到发明人所起的作用，难免有失偏颇。

 

二、在确定关联程度时需要考虑的因素

 

本文认为职务发明创造相关性的关联程度认定不仅不要考虑我国的职务发明制度设立的初衷，以及职务发明创造的归属原则，更要考虑到发明创造本身以及发明人所起的作用，在现行专利法的框架下，才能更准确地进行职务发明创造的界定。

 

1.前提条件：高关联抑或低关联

 

从关联程度自身出发，我们可以将关联程度划分为高关联和低关联，所谓高关联即发明创造所需要的工作是本职工作的主要部分，或者说本职工作能够涵盖发明创造所需要工作的大部分，而低关联则是发明创造所需要的工作是本职工作的次要部分。这里需要考虑的一个问题是如果确定一项发明所需要的工作。发明本身是由技术方案构成的，而技术方案则是由一个个技术特征构成的，一项发明所需要的工作可以外化成某一个技术特征所需要的工作，因此可以采取技术特征组合的方法来确定一项发明所需要的工作，这同时说明了一项发明创造可能包括了不止一项工作，特别是在技术特征较多的情况下。

 

这里的高关联有点类似于上文的直接相关性。如果一项发明创造需要高关联才能认定为职务发明创造，导致了认定职务发明创造较难，高关联其实对发明人有利，而对单位不利。而低关联则导致了认定职务发明创造较易。

 

本文不赞同在不同的案件中使用一种关联程度判定方法，否则对关联程度进行划分就没有意义，而需要更为具体地考虑下文的内容来确定是到底适用高关联还是低关联。

 

2.发明创造的类别

 

专利法上的发明创造包括了发明、实用新型、外观设计三种，而这三种发明创造能够取得专利权的要求不一样，从创造性上讲，发明所要求的创造性最高，根据专利法第二十二条第三款的规定，在创造性上，发明与现有技术相比，要具有突出的实质性的特点和显著的进步，而实用新型只要求具有实质性特点和进步，这就要求了发明的产生肯定需要更多的物质、智力投入，如果将其运用于职务发明制度中，必然要求在本职工作从事与发明创造有关的工作更多一些，因此在同样的情形下，对于发明的认定应当采取高关联性，而对于实用新型和外观设计则应当采取低关联性。

 

3.发明人的岗位职责

 

虽然本文不赞同将岗位职责定为本职工作，但岗位职责显然是本职工作的主要构成部分，就这个因素而言，我们应当区分岗位是研发岗位，还是非研发岗位。研发岗位从事的是与技术开发有关的事项，其工作内容就是研发，其更容易作出发明创造，因此对于发明人如果离职前一年是研发岗位的，认定职务发明创造应当采取低关联性，而非研发岗位的发明人所作出的职务发明创造应当采取高关联性的认定方法。

 

4.发明人的职务

 

所谓发明人的职务，是根据发明人在一个单位里所起的作用而言的，这里可以用管理工作和一般工作作为划分。最简单的例子就是厂长和职工的区别。管理工作由于能够接触到单位的核心技术，因此其在工作中做出的发明创造的可能性就更大，因此对于曾经担任管理性工作的发明人应当采取低关联，而对于一般工作的发明人应当采取高关联。

 

5.发明人的任职时间

 

    发明人在一个单位任职时间的长短也能影响到其产生发明创造的难易，如果一个人在一个单位工作了几十年，那么其离职后一年内作出的发明创造应当采取低关联性的认定方法，而如果一个人在一个单位仅仅工作了几个月，那么在离职后一年内作出的发明创造应当采取高关联性的认定方法。

 

6.发明人的知识水平

 

发明人的知识水平也是不得不考虑的一个因素，因为职务发明本来就是一个智力活动的结果，学历高、知识渊博的人往往更容易作出发明创造，而知识水平如何衡量，本文觉得用学历背景来衡量比较客观，对于学历高的发明人，认定离职后与本职工作有关的发明应当采取低关联，而对于学历低的发明人，则采取高关联。

 

7.各因素的取舍问题

 

     必须明确的是，对于上述因素采取高关联还是低关联有两个前提，第一个前提就是这些因素仅仅是在考虑离职后一年内作出的发明创造是否与原先的本职工作有关时才采用，第二个前提每一个因素的考量，只有在其他因素相对不变的时候才有意义，而当一个案件出现上述多因素组合的情况时，判定则复杂得多，这个时候就要对上述因素做一个轻重缓急的取舍。最简单的例子是一个一般人员所作出的实用新型发明应当采取低关联还是高关联呢，按照他是一般人员，应当采取高关联，而按照实用新型则应当采取低关联。

 

从人和物的角度来讲，物是人主动能动性作用的客体和结果，因此人的因素我们必须要首先考虑，其此就是物在一定程度上也反应了人活动的程度，因此也必须要考虑。据此，我们认为就人的因素而言，发明人的岗位职责和职务是首先要考虑的，其次要考虑到发明创造的不同类型，其次才是其他因素。

 

在岗位职责和职务中，岗位职责应当先于职务考虑，最简单的例证就是一个科研人员和一个部门主管，科研人员更容易产生职务发明创造。因此当发明人是科研人员时，应当采取低关联性的判断方法，而不用考虑其他因素。

 

当一个人不是科研人员，这个时候首先要考虑是他的职务，如果居于管理职务，则应当采取低关联性的判断方法，而不用考虑其他因素。

 

如果一个人既不是科研人员，也不是管理职务，则要考虑发明创造的类型，对于实用新型和外观设计采取低关联，而对于发明创造采取高关联。

 

在上诉因素外，还应当综合考虑发明人的知识水平和任职时间等其他因素，由于这一块的因素每个发明人都不尽相同，因此难以总结出规律。比如所一个既非科研人员，也非管理人员的发明人，居于单位30年，作出了一项发明，按照发明，应当采取高关联，按照任职时间则应当采取低关联，难以取舍。但根据我国职务发明设立的初衷，本文觉得在这种情况下，应当将发明创造判定为单位，一者不违背我国专利法的规定，二者也能兼顾到公平和正义。

 

值得指出的是，将这些发明创造判定为职务发明创造其实是有利于专利法的运行，目前存在的问题是职务发明的补偿不到位，但这是在界定归属后存在的问题，理应留给后续法律的进行完善，否则当补偿到位之后，发明人本应归属于职务发明的发明创造只能闲置在个人手上，无法得到实施，也得不到相应的补偿，因此一部好的专利法，应当让这些人积极争取到职务发明，以便享有到自己的应得利益。

 

三、结论

 

据此，我们认为在对《专利法实施细则》第十二条第一款第三项进行理解时，首先应当对本职工作进行确定，其次是运用一定关联程度判断方法进行判断。具体到本案。

 

我们应当考虑金允基的本职工作是什么，首先金允基和希日博司塔公司签订有劳动合同，并且劳动合同里约定了金允基的工作内容，这些工作内容应当认定为本职工作，如果金允基反对，金允基应当提交证据证明，但是在本案中金允基并没有提供有利的证据否认上述合同内容。从劳动合同上我们可以看出金允基不仅是管理人员，还负责一部分科研工作，应当认为金允基既是科研人员又是管理人员，因此从人的因素上考虑，我们应当采用低关联性。

 

其次，金允基取得专利权的技术方案里，有一部分技术方案是在职期间完成的，这就说明了该部分技术方案所需的工作跟金允基的本职工作有关，而金允基作出的又是实用新型发明创造，实用新型发明创造本身也只需要低关联性，因此综合上述各种因素，本案在职务发明创造相关性问题的认定上都应当采用低关联性，而不是该案法院所说的“高度相关性”，一审法院的判决实属不妥。